WHDA, LLP 概要
WHDAは、特許・意匠・商標を含むフル・サービスの知的財産法律事務所です。弊所の特許弁護士は機械工学・電気工学・光学・化学・薬学・冶金学・バイオテクノロジーの分野において強力な技術的バックグラウンドを備えています。弊所は特許・商標出願の準備と審査対応を世界中の小規模・中規模・そしてフォーチュン500®企業を含む大企業のクライアントにご提供しています。長年にわたり、弊所は米国特許発行数に基づいたIntellectual Property TodayのTop Patent Firmsにおいてトップ25の特許事務所にランクされております。このようなランキングにおいては、約30名の特許弁護士とパテント・エージェントを擁するWHDAは、米国の同程度の規模の他特許事務所との比較において4位にランクされています。
WHDAを他の米国法律事務所と差別化する大きな特徴の一つは、北米最大規模の日本人が実務家および事務スタッフに在籍しており、日米の所員が日々協力することで、品質および対費用効果に重点を置いたサービスの提供を可能にしています。。弊所の弁護士と高度なトレーニングを積んだスタッフは、米国特許商標庁 (USPTO) における手続きと最新テクノロジーのいずれにも精通しており、クライアント様の特許および商標のポートフォリオを最大限にモニターし、管理し対応いたします。さらに、弊所は、特許出願の査定系再審査・インターフェアレンス・当事者間レビュー・付与後手続き、および商標出願と登録の異議申立てと無効手続きに関し、代理可能です。
USPTO関連の実務に加え、弊所の経験を積んだ訴訟実務グループは、連邦地方裁判所・連邦巡回区控訴裁判所・米国国際貿易委員会 (ITC) においてすべての技術分野と知財訴訟のすべての局面に関して日常的に国内および海外のクライアントの代理人を務めています。また、弊所の弁護士はライセンス契約・商標の譲渡・同意契約の作成、デューデリジェンスタイトル精査および商標監査の実施、戦略的なポートフォリオ管理と訴訟カウンセリングのご提供、そして製品のクリアランス・特許有効性・特許侵害に関するオピニオンのご提供を定期的に行っています。さらに、他社知財侵害の回避や訴訟での相互ライセンス契約／反訴のお手伝い、およびIP資産の現金化に関して弊所はクライアントのお手伝いをしてまいりました。
例えばあるクライアントには、一件の親出願から派生する数多くの継続および分割出願を含む特許ポートフォリオ戦略を展開しました。いくつかの出願を特許化する一方で、係属中の出願を使って対象となる侵害企業 (フォーチュン500®企業) の想定される類似品を最大限に網羅しました。そして、一連の審査係属中の出願のうちの一つが対象侵害企業とのインターフェアレンスに進みました。最初のライセンス交渉の提案は無視され、かつ相手側弁護士はインターフェアレンスに関しては米国トップ弁護士のひとりでしたが、最終的には関連技術分野のクライアント特許ポートフォリオの全てを譲渡することができ、クロスライセンスも受けることができました。これら一連の係争での弊所のパフォーマンスが相手企業側に強い印象を与えた結果、当該知財のトップから弊所を使いたいとの打診を受けました。
別のクライアントの例では、クライアント様の製品および新たな研究開発に関する継続的な交流から、新製品によるポテンシャルとしての新市場において知的財産保護が十分でないとの可能性を見出しました。当該新製品には特許出願は不要ではありましたが、クライアントのビジネス戦略に見合った他の形式による知財保護の重要性、当該市場の製品サイクルの短さの観点から、それらの妥当性をご説明いたしました。弊所の迅速な評価により、タイムリーな商標および意匠特許出願の提出が可能になりました。これらによる強力な知的財産による保護の取得は、商品を市場に出した後では不可能であったものです。
WHDAは各クライアント様が置かれている状況を真摯に受け止めております。クライアント企業が主要な競争相手からの特許侵害訴訟によって存続の岐路に立たされた際には、地裁訴訟およびITCにおいてクライアント様を守り、ITCから非侵害の裁定を確実に得ることで、並行する地裁での訴訟の再開前に有利な和解を確保しました。ITCでの公判中、専門家証人の準備と証言における弊所の主導的役割が大変に効果的であったため、相手側弁護団 (名門特許訴訟事務所) は弊所側の唯一の専門家証人への反対尋問を断念しました。ITC裁判官による数多くの判決においては相手側弁護団が反対尋問の際に多くの争点を指摘し得るにもかかわらず、この前例のない反対尋問の譲歩で弊所側の勝訴が確実なものとなりました。この訴訟のもう一つの重要な側面は、法外にもなり得た弁護士費用を抑える方策をWHDAが提供したことでした。
別のITCケースでは、クライアント様はより大きな競合企業から一連の特許を侵害したとして訴訟を起こされました。米国と日本の両国において、相手側の事実認定および専門家証人を効果的にデポジションした結果、相手側の主張の弱点が明確になり、その結果、ITCの公判開始日が決まる前に相手側は告訴を取り下げました。
WHDAはまた、ある大企業が初めて原告となった米国特許侵害訴訟の代理人を務めました。私どもは、模倣者の模倣行為を全世界規模でストップするための訴訟戦略を作成し、実行しました。ITCの排除命令が発行されるとともに、、当該侵害者の米国販売代理店網対しては、連邦地裁からの合意判決も確保されました。本件で注目されるのは、世界規模での侵害行為の解決を目指す場合に、米国訴訟によってもたらされるレバレッジの有効性です。
ある商標の侵害訴訟では、原告がクライアントに対し損害賠償を確保しようとしたのに対し、逆に被告の金銭的勝利を確保することを実現しました。我々の反対尋問が原告側の調査専門家証人の信用を下げたことが効果的であったため、裁判所はクライアントに対する仮差し止めの請求を却下しました。結果として、原告側が自社ブランド製品の決った金額そのまま (原価) をクライアントに渡すという独創的な和解を弊所は作り上げました。これによりクライアントは当該ブランド製品をより高い卸売価格で販売することが可能になり、原告からの金銭面の補償を効果的に達成することができました。
重要なことは、異った状況に応じて最善の戦略を採ることと言えます。クライアント様に有益であれば、査定系再審査やIPRを利用できます。いくつかのケースでは、訴訟の可能性を示唆された段階、もしくは訴訟開始後でも、WHDAは再審査請求を提出することで問題となった請求項の取り消し、あるいは侵害を除外するためのクレームの限定補正を確実なものとしました。
弊所ではクライアントの保有する特許に対して提出された再審査請求への反論にも成功してきました。あるケースでは、査定系再審査請求に予備応答を提出するという通常とは異なる手法を採りました 。これにより、米国特許庁に「当該請求が特許性についての実質的に新たな疑義(SNQP)を提起できなかったことによる請求の却下」という判断を早めさせ、クライアントの特許の有効性を確実なものにしました。別のケースでは、困難な審査を経てクライアントの特許を取得した後、当事者系再審査にての相手方の広範な従来技術の主張に対し、当該特許を補正することなく守りきることに成功しました。特許の審査過程での弊所の積極的な審査官とのインタビューと当該発明の説明、また練り上げられた”予期せぬ効果”の理論により、審査過程と当事者系再審査において、かなり近い従来技術を克服できました。この勝利により、当該特許は現在、クレーム補正なし、かつ全てのクレームが有効との認定で当事者系再審査を乗り超えた12％のエリート・クラスの特許に属しています。
弊所の商標実務では、また、弊所弁護士は定期的にクライアント様と協議を行い、既存の商標権(連邦およびコモンロー) について、すべての重要な所有権の移転履歴の精査を行い、必要な場合には移転履歴の修復方法を提示しています。また、買収取引の際に、譲渡対象となる商標がすべて網羅・保護されていることを確実にするよう商標監査を行っています。弊所はまた企業法務部と共同で、取引文書 (資産買収合意や合併など) 内の知財関連部分を頻繁に調査・検討し、商標と著作権の売買・譲渡を確実にしています。
弊所弁護士はまた、米国水際規制における商標および著作権の登録に精通しており、侵害品や海賊版の輸入を阻止しています。そしていくつかのケースでは、前払い一括使用料により、一度限りの制限付き輸入を許可するライセンスを付与することで、水際登録を利用した現金化もお手伝いしています。
WHDAは、様々なクライアント様が予算上の事情を抱えており、訴訟や他の特殊なプロジェクトにおいて、多くの法律事務所が採用する従来のタイムチャージ制によるご請求が時には適切ではないことも理解しております。定額制やハイブリッドプラン等、代替となる料金プランを採用した事例も多数ございます。
弊所はクライアント様にご満足いただくために日々尽力しております。クライアント様からのお問合せに迅速に対応することを始めとして、クライアント様ご訪問、月例講義、トレイニープログラムやセミナーを通して、米国知財法、法改正、USPTOガイドラインやパイロット・プログラム等における最新の状況をタイムリーにアップデートしています。弊所の弁護士は各種のブログや最新トピックに関する記事を執筆しています。また、WHDAは日本知的財産協会が主催する3週間の集中講座を含んだ一連のセミナーのお手伝いをしています。
